proceskostenveroordeling na afstand van octrooi nadat nierigheidsdagvaarding is uitgebracht, geen toepassing…

Zaaknummer hof : 200.302.916/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/601818 / HA ZA 20-1058

Arrest van 15 november 2022 (bij vervroeging)

in de zaak van

gevestigd te Fribourg, Zwitserland,

2. Alcon Nederland B.V.,

gevestigd te Gorinchem

appellanten,

advocaat: mr. M.G.R. van Gardingen te Amsterdam,

tegen

Amo Development LLC,

gevestigd te Santa Ana, California, Verenigde Staten van Amerika,

verweerster,

advocaat: mr. S.C. Dack te Amsterdam.

Het hof zal appellanten hierna tezamen Alcon noemen en afzonderlijk Alcon Inc en Alcon

Nederland. Verweerster wordt hierna Amo genoemd.

Deze zaak gaat over de vraag wie in de proceskosten moet worden veroordeeld van de door Alcon begonnen nietigheidsprocedure, waarbij Amo nog voor de eerst dienende dag afstand heeft gedaan van het octrooi. Daarnaast moet de vraag worden beantwoord of de proceskosten moeten worden berekend op de voet van 1019h Rv of conform het liquidatietarief.

Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

• de dagvaarding van 15 november 2021 waarmee Alcon in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 18 augustus 2021 (hierna: het Vonnis);

• de memorie van grieven van Alcon, met producties (hierna: MvG);

• de memorie van antwoord van Amo (hierna: MvA).

Op 3 oktober 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

Alcon en de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna: Alcon cs) houden zich bezig met de ontwikkeling en verhandeling van hulpmiddelen voor oogheelkunde, zoals apparaten waarmee staaroperaties kunnen worden uitgevoerd aan de hand van een laser, zogenaamde FLACS apparaten (“Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery”). Alcon cs verhandelt haar FLACS apparaat sinds 2011 onder de naam LenSx. Alcon cs is houdster van verschillende octrooien op het gebied van FLACS.

Amo is onderdeel van het Johnson & Johnson concern. Amo en de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna: Amo cs) houden zich net als Alcon cs bezig met oogheelkundige hulpmiddelen. Amo cs brengt sinds eind 2011 een FLACS apparaat op de markt onder de naam Catalys. Ook Amo cs houdt verschillende octrooien op het gebied van FLACS.

Amo is houdster van Europees octrooi EP 1 835 861 (hierna: het octrooi of EP 861). EP 861 was gevalideerd in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Zwitserland. Van het Nederlandse deel van EP 861 is bij akte van afstand, ingeschreven in het octrooiregister op 4 november 2020, afstand gedaan.

In verband met eerdere octrooigeschillen in de Verenigde Staten, zijn Alcon cs en Amo cs in 2006 een confidential settlement agreement overeengekomen (hierna: de Schikkingsovereenkomst). Clause VII daarvan luidt als volgt:

Bij schriftelijke notice van 24 maart 2020 (hierna: de Amo-notice) heeft de CEO van Amo cs aan de CEO van Alcon cs laten weten van mening te zijn dat het LenSx systeem van Alcon cs inbreuk maakt op 13 verschillende octrooien:

In reactie daarop heeft de CEO van Alcon cs bij schriftelijke notice van 11 mei 2020 (hierna: de Alcon-notice) twaalf octrooien tegen J&J ingeroepen, stellende dat het Catalys-systeem van J&J daarop inbreuk maakt.

Vervolgens hebben Alcon cs en AMO cs bij overeenkomst van 26 mei 2020 (hierna: de Nadere Overeenkomst) de termijnen geldend voor het aanhangig maken van eventuele procedures volgend op de Amo-notice en de Alcon-notice gespecificeerd, als volgt:

Nadat mediation geen oplossing had geboden, heeft Amo op basis van het Duitse deel van EP 861 op 23 juni 2020 in Duitsland een inbreukprocedure aanhangig gemaakt en is J&J in de Verenigde Staten op basis van de US-octrooien een inbreukprocedure begonnen.

Op 24 augustus 2020 is Alcon Inc in het Verenigd Koninkrijk een nietigheidsactie tegen het Engelse deel van het octrooi begonnen. In die procedure heeft Amo op 6 oktober 2020 een reconventionele inbreukvordering ingesteld.

Bij dagvaarding van 7 oktober 2020 is Alcon een nietigheidsactie begonnen tegen het Nederlandse deel van EP 861. Amo heeft daarop afstand gedaan van het octrooi. Zij heeft dit op 10 november 2020, een dag voor de eerst dienende dag, aan Alcon laten weten. De akte van afstand is op 4 november 2020 ingeschreven in het octrooiregister. Omdat afstand terugwerkende kracht heeft was daarmee het belang van Alcon bij haar nietigheidsvordering ontvallen. Het resterende geschilpunt tussen partijen betrof daarom slechts (de hoogte van) de proceskosten.

Alcon maakte aanspraak op vergoeding van haar daadwerkelijk gemaakte proceskosten op de voet van 1019h Rv ter hoogte van € 216.910,84. Amo heeft zich op het standpunt gesteld dat Alcon in de proceskosten moet worden veroordeeld. Zij voerde daartoe aan dat de nietigheidsprocedure onnodig was, omdat Alcon haar niet voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding in de gelegenheid heeft gesteld vrijwillig afstand te doen van haar octrooi. Voorts voerde Amo aan dat 1019h Rv niet van toepassing was, omdat er geen redelijke vrees of voldoende concrete/reële dreiging was dat Amo in Nederland haar octrooi zou handhaven. Verder heeft Amo bestreden dat de door Alcon gevorderde proceskosten redelijk en evenredig zijn.

De rechtbank heeft Alcon veroordeeld in de proceskosten, berekend conform het liquidatietarief. Daartoe oordeelde de rechtbank dat onder de gegeven omstandigheden, waarbij Alcon rauwelijks heeft gedagvaard, zonder Amo in de gelegenheid te stellen vrijwillig aan de vorderingen van Alcon te voldoen, er geen aanleiding was Amo in de proceskosten te veroordelen vanwege de omstandigheid dat zij pas na betekening van de dagvaarding (één dag voor het aanbrengen van de onderhavige procedure) afstand heeft gedaan van het Nederlandse deel van het octrooi.

Alcon is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het Vonnis. Zij heeft zes grieven tegen het Vonnis aangevoerd. Alcon vordert vernietiging van het Vonnis en dat het hof de vorderingen van Alcon alsnog toewijst, met veroordeling van Amo in de kosten van het hoger beroep, begroot conform het liquidatietarief.

Amo concludeert tot bekrachtiging van het Vonnis, met veroordeling van Alcon in de proceskosten van Amo in de procedure in hoger beroep, begroot conform het liquidatietarief.

Het hof stelt voorop dat volgens vaste jurisprudentie de partij die, nadat de dagvaarding is uitgebracht, vrijwillig voldoet aan hetgeen in de dagvaarding is gevorderd, in beginsel heeft te gelden als de in het ongelijk gestelde partij en als zodanig in de kosten van de procedure wordt veroordeeld. Het afstand doen van een octrooi nadat een dagvaarding is uitgebracht waarin de nietigheid van dat octrooi wordt ingeroepen, is aan zo’n vrijwillige voldoening gelijk te stellen.

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat er onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding bestaat van dat beginsel af te wijken.

Het betoog van Amo dat haar proceskosten (en die van Alcon) onnodig zijn gemaakt en dus voor rekening van Alcon dienen te komen (c.q. blijven), is daarop gebaseerd dat Alcon voorafgaand aan het uitbrengen van de nietigheidsprocedure een sommatie (of aankondiging) aan Amo had moeten sturen, teneinde haar in de gelegenheid te stellen vrijwillig en ter voorkoming van een procedure en de daaraan verbonden kosten, afstand te doen van haar octrooi.

Met dat standpunt gaat Amo voorbij aan de expliciet tussen partijen gemaakte afspraken zoals neergelegd in de Schikkingsovereenkomst en de Nadere Overeenkomst. Op basis van de Schikkingsovereenkomst dient iedere procedure over enig octrooi van partijen te worden voorafgegaan door een “notice of the existence of a dispute” en pogingen om een minnelijke regeling te treffen. Voor het geval pogingen daartoe, ook door middel van mediation, geen oplossing zouden bieden, voorziet de Schikkingsovereenkomst in termijnen, te rekenen vanaf de notice, die in acht moeten worden genomen voordat een procedure mag worden ingesteld. In de Nadere Overeenkomst zijn deze termijnen voor de Amo-notice en de Alcon-notice nader gespecificeerd. Op grond daarvan stond het Alcon vanaf 22 Augustus 2022 vrij om ter zake van de Amo-notice “any action in any court (e.g. a declaratory judgment or revocation action”, waaronder dus nadrukkelijk ook een nietigheidsprocedure, tegen Amo aanhangig te maken.

Naar Alcon onder verwijzing naar artikel VII van de Schikkingsovereenkomst terecht heeft aangevoerd, is in de Schikkingsovereenkomst noch de Nadere Overeenkomst voorzien in de verplichting om na het verstrijken van de in de Nadere Overeenkomst genoemde termijnen, nogmaals een notice, te sturen, voordat een procedure aanhangig wordt gemaakt. Dat Amo zelf kennelijk ook heeft begrepen dat een verdere notice niet nodig was, volgt uit de omstandigheid dat zij zelf, voordat zij inbreukprocedures begon in de VS en Duitsland, evenmin daaraan voorafgaand een nieuwe sommatie of enige andere aankondiging heeft gestuurd.

Onder deze omstandigheden had Amo er rekening mee kunnen en moeten houden dat Alcon in reactie op de Amo-notice zonder voorafgaande aankondiging een (of meer) nietigheidsprocedure(s) tegen haar zou beginnen. Dat geldt temeer omdat Alcon in correspondentie van na de Amo-notice de geldigheid van de octrooien in twijfel heeft getrokken. In haar brief van 28 juli 2020 liet Alcon onder meer weten: “(…) our analysis reveals that Alcon does not need a license to JJSV’s patents and that those patents are of questionable validity” en “(…) Alcon will of course vigorously defend itself in court.”. Dat laatste heeft zij nog eens herhaald in haar brief van 20 augustus 2020.

Indien Amo om haar moverende (economische) redenen ter voorkoming van kosten verbonden aan een nietigheidsprocedure afstand wilde doen van haar Nederlandse deel van EP 861, dan had zij dit kunnen en moeten doen voordat Alcon een nietigheidsprocedure begon. Dat Alcon desgevraagd niet heeft willen toelichten op grond waarvan zij de octrooien van Amo niet geldig achtte, waartoe zij niet verplicht is, maakt dat niet anders. Amo kon daaruit in elk geval niet afleiden dat een nietigheidsactie achterwege zou blijven.

Dat alles leidt het hof tot de conclusie dat er geen aanleiding bestaat af te wijken van het beginsel dat Amo als de in het ongelijk gestelde partij is te beschouwen en derhalve in de proceskosten van Alcon moet worden veroordeeld.

Daarmee komt het hof tot een ander oordeel dan de rechtbank in de Actavis / Astrazeneca procedure waarnaar Amo heeft verwezen. Daarin was Actavis veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van AstraZeneca, omdat zonder voorafgaande aankondiging een nietigheidsprocedure aanhangig was gemaakt. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen rechtvaardigen de andere feiten in onderhavige procedure, te weten de duidelijke procesafspraken tussen partijen op grond waarvan eenmalig een “notice” moest worden verstuurd en waar partijen vanaf een bepaalde datum nadrukkelijk het recht hadden zonder verdere aankondiging een procedure – waaronder expliciet te begrijpen een nietigheidsactie – te beginnen, dat het oordeel in onderhavige procedure anders uitvalt.

Alcon vordert dat haar proceskosten worden begroot op de voet van 1019h Rv. Volgens vaste jurisprudentie van de Haagse rechtbank en dit hof is in een nietigheidsprocedure voor veroordeling op die grondslag vereist dat er sprake is van een reële dreiging van handhaving. Naar het oordeel van het hof wordt aan die eis in dit geval niet voldaan.

De algemene aankondiging in de Amo-notice van een geschil ten aanzien van de Amo-octrooien, zonder territoriaal voorbehoud, leverde naar het oordeel van het hof onvoldoende concrete dreiging van handhaving van het Nederlandse deel van EP 861 op. Naar de rechtbank terecht heeft overwogen maakt het feit dat het octrooi in slechts vijf landen was gevalideerd, nog niet dat met de in algemene bewoordingen gestelde Amo-notice een concrete dreiging van handhaving in al die landen ontstond.

Die dreiging van handhaving in Nederland kon ook niet worden afgeleid uit het feit dat Amo in Duitsland een inbreukactie was begonnen. Duitsland was onweersproken veruit de grootste en belangrijkste afzetmarkt voor de producten van zowel Amo als Alcon. Amo is bovendien alleen in Duitsland een inbreukprocedure ter zake EP 861 begonnen (naast procedures in de VS ter zake van de Amerikaanse octrooien) en is niet tegelijk of kort erna eveneens in Nederland of enig ander land waarvoor EP 861 was gevalideerd, procedures gestart.

Een concrete dreiging van handhaving van het Nederlandse deel kon evenmin aan de Engelse procedure worden ontleend. Die procedure was niet door Amo aanhangig gemaakt. Het was Alcon cs die op 24 augustus 2020 een nietigheidsprocedure is begonnen, waarna Amo op 6 oktober 2020 een reconventionele inbreukvordering heeft ingesteld. Die counterclaim kan niet redelijkerwijs hebben bijgedragen aan een concrete dreiging die volgens Alcon ten grondslag lag aan het uitbrengen van de nietigheidsdagvaarding in Nederland slechts één dag later, op 7 oktober 2020.

Anders dan Alcon verder nog heeft aangevoerd kon het feit dat Amo de taksen voor het Nederlandse deel van EP 861 heeft betaald, niet bijdragen aan het bestaan van een voldoende concrete dreiging dat Amo haar octrooi daadwerkelijk ook in Nederland zou gaan handhaven, ook niet in combinatie met de omstandigheid dat beide partijen actief zijn op de Nederlandse markt. Datzelfde geldt voor de omstandigheid dat Nederland in het algemeen wordt gezien als een gerespecteerde jurisdictie voor geschillenbeslechting. De algemene Amo-notice, zonder territoriaal voorbehoud, maakt dat niet anders en kon, zoals hiervoor reeds overwogen, niet bijdragen aan het aannemen van een voldoende concrete dreiging nadat door Amo alleen in Duitsland, en in geen van de andere landen waar het octrooi was gevalideerd, een procedure werd begonnen.

Al het voorgaande in aanmerking genomen is het hof van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden van dit geval niet kan worden aangenomen dat de nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt in reactie op of kan worden aangemerkt als een vooruitgeschoven verweer naar aanleiding van een voldoende concrete dreiging van handhaving van het Nederlandse deel van EP 861 door Amo. Op de aldus als pure nietigheidsactie te beschouwen procedure is artikel 1019h Rv niet van toepassing. Dat dit oordeel anders is dan in andere procedures waar wel een concrete dreiging in Nederland is aangenomen, komt door de andere feiten en omstandigheden in het onderhavige geval.

De conclusie is dat het hoger beroep van Alcon deels slaagt en dat het Vonnis zal worden vernietigd voor zover Alcon in de kosten is veroordeeld. Het hof zal Amo als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten in eerste aanleg, te berekenen volgens het liquidatietarief.

Nu beide partijen in het hoger beroep deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de proceskosten in het hoger beroep compenseren, in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

vernietigt het Vonnis voor zover Alcon in de kosten is veroordeeld en in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt Amo in de kosten van de procedure in eerste aanleg, aan de zijde van Alcon begroot conform het liquidatietarief, op € 844,50 aan salaris advocaat (1,5 punt a € 563,-) en € 656,- aan griffierecht en € 100,89 aan kosten van het exploot van dagvaarding, derhalve in totaal € 1.601,39, te voldoen binnen twee werkdagen na de datum van dit arrest, bij gebreke waarvan dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW te berekenen vanaf de derde werkdag na de datum van dit arrest tot de dag van volledige betaling;

compenseert de proceskosten in hoger beroep in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

bekrachtigt het Vonnis voor het overige;

wijst het meer of anders gevorderde af.