Intellectueel-eigendomsrecht

Nakoming licentieovereenkomst met betrekking tot octrooi, beeldmerk en handelsnaam. Staat het sluiten van een…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 1 december 2025

Zaakgegevens

Op 1 december 2025 heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een zaak over intellectueel-eigendomsrecht.

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Zittingsplaats
's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
1 december 2025
Datum publicatie
1 december 2025
Zaaknummer
200.360.074_01
Procedure
Hoger beroep kort geding
Advocaat
mr. P Beerda te Rotterdam, mr. A.W van Luipen te Zeist
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2025:3430
E-mail
Inhoud van deze uitspraak

Samenvatting

Nakoming licentieovereenkomst met betrekking tot octrooi, beeldmerk en handelsnaam. Staat het sluiten van een tweede licentieovereenkomst in de weg aan de vordering tot nakoming van de eerste overeenkomst? Uitzondering op Hoge Raad 21 mei 1976 (ECLI:NL:PHR:1976:AC5738) vanwege de omstandigheden van het geval. Met bestaan tweede overeenkomst wel rekening houden bij de hoogte van de dwangsom, in verband met redelijkerwijs van schuldenaar te vergen acties in het kader van de tenuitvoerlegging.

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.360.074/01

arrest van 1 december 2025

in de zaak van

Isowrap B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

appellante,

hierna aan te duiden als Isowrap,

advocaat: mr. P. Beerda te Rotterdam,

tegen

IFS International B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als IFS,

advocaat: mr. A.W. van Luipen te Zeist,

op het bij exploot van dagvaarding van 6 oktober 2025 ingeleide hoger beroep van het vonnis van 16 september 2025, door de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, gewezen tussen Isowrap als gedaagde en IFS als eiseres.

1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/03/344184 / KG ZA 25-292)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2 Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • de dagvaarding in hoger beroep houdende verzoek tot behandeling als spoedappel, met grieven en producties;

  • het per zivverbericht ontvangen bezwaar van IFS tegen behandeling als spoedappel;

  • de beslissing van het hof tot behandeling als spoedappel;

  • de memorie van antwoord, met producties;

  • de op voorhand door het hof ten behoeve van de mondelinge behandeling aan Isowrap gestelde vragen;

  • de bij zivverbericht van 19 november 2025 door Isowrap toegezonden beantwoording van de gestelde vragen;

  • de op voorhand door IFS toegezonden producties 11 tot en met 13 en de op voorhand door Isowrap toegezonden producties 13 tot en met 16, die bij de mondelinge behandeling aan de processtukken zijn toegevoegd;

  • de mondelinge behandeling, waarbij partijen spreekaantekeningen hebben overgelegd.

Het hof heeft daarna meegedeeld dat zo spoedig mogelijk arrest wordt gewezen. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

3 De beoordeling

De feiten

3.1.1.

Met grief 2 betoogt Isowrap dat de feitenvaststelling in het bestreden vonnis te beperkt is, althans dat de motivering van de beslissingen van de voorzieningenrechter naar aanleiding van hetgeen Isowrap heeft aangevoerd, niet juist is. Het hof overweegt het volgende. De feitenvaststelling van de voorzieningenrechter bevat, gelet op de inhoud van grief 2, geen onjuiste feiten. Voor zover Isowrap betoogt dat de voorzieningenrechter door haar gestelde feiten ten onrechte niet, of onjuist heeft beoordeeld, raakt dit niet de juistheid van de feitenvaststelling, maar de juistheid van de beoordeling van de feiten. Daarover oordeelt het hof later in dit arrest.

In dit hoger beroep staan tussen partijen de volgende feiten vast.

3.1.2.

[persoon A] (hierna te noemen: [persoon A] ) is middellijk bestuurder en aandeelhouder van onder andere de onderneming Isowrap. [persoon A] heeft een isolatieproduct ontwikkeld,

genaamd Isobooster en daar een octrooi voor aangevraagd.

3.1.3.

Afnemer van het Isobooster-product is/was onder meer AZ Isolatietechniek BV

(hierna te noemen: AZ Isolatietechniek).

3.1.4.

Isowrap, vertegenwoordigd door [persoon A] , heeft (als licentiegever) op 12 februari

2025 een licentieovereenkomst (hierna: overeenkomst) gesloten met IFS (als licentienemer), vertegenwoordigd door hun aandeelhouders en middellijk bestuurders [persoon B] en diens zoon [persoon C] (hierna te noemen: de heren [A] ). Bij de ondertekening van de overeenkomst op 12 februari 2025 waren aanwezig de heren [A] , [persoon A] , [persoon D] (de broer van [persoon A] ), [persoon E] (hierna te noemen: [persoon E] ) en [persoon F] (hierna te noemen: [persoon F] ). De overeenkomst vermeldt onder meer:

“A. Licentiegever het door licentiegever gehouden patent met referentienummer WO 2010/019033 Al (Patent) thans in bezit en in eigendom van Isowrap bekend onder de naam Isobooster.

B. Dat licentiegever het Patent, omschreven als WO 2010/019033 A1 (Patent) te kennen heeft gegeven om het patent onbezwaard aan te bieden aan IFS International (verder te benoemen als IFS Int) met de doelstelling om licentieopbrengst te verzilveren.

C. Dat het Patent thans in de markt wordt gebruikt door PXA BV, en dat licentiegever dit gebruik zal stoppen en het exclusieve recht van gebruik van het Patent onder de naam ISOBOOSTER zal worden overgedragen aan IFS Int voor een periode van 5 jaar met een eventuele nog overeen te komen verlenging.

D. IFS Int zal zorgdragen voor de productie en ter beschikkingstelling aan de markt van de producten die betrekking hebben op het Patent.

E. Partijen in deze licentie overeenkomst zijn overeengekomen als volgt:

Exclusieve recht en voorwaarden:

Hier bij verklaart licentiegever onherroepelijk akkoord te zijn met het exclusief ter beschikking stellen van het Patent zoals beschreven in bijlage (Patent) WO 2010/019033 A1 aan licentienemer voor de aansluitende periode van 5 jaar waarbij inbegrepen is het gebruik van de handelsnaam ISOBOOSTER.

Instandhouding Patent:

De licentiegever zal aan alle financiële verplichtingen voldoen zoals instandhoudingstaxen en ondersteuning om het genoemde Patent in stand te houden voor de periode van ter beschikkingstelling (…).

Vergoeding:

Licentienemer verplicht zich om een licentiefee aan licentiegever te betalen van € 0,50 eurocent per verkochte M2, te betalen achteraf per kwartaal.

Licentiegever verstrekt de exclusiviteit alleen onder de voorwaarde van een minimaal te verkopen aantal m2 omgerekend in een licentiefee per jaar. Indien Licentienemer daaraan niet voldoet is Licentiegever gerechtigd om deze overeenkomst eenzijdig doch schriftelijk op te zeggen tenzij anders overeengekomen.

Jaar* 1 minimaal te verkopen: licentie fee waarde, geen verplichting

Jaar* 2 t/m 5 minimaal te verkopen: licentie fee waarde, € 50.000,00

(…)

Periode en beëindiging:

Licentienemer verkrijgt na ondertekening van deze overeenkomst door alle betrokkenen het

onmiddellijke en onbezwaarde recht om gebruik te maken van het benoemde Patent, inclusief de naam ISOBOOSTER. Dit gebruiksrecht is ongelimiteerd en dus vrij te gebruiken door de licentienemer voor een periode van 5 aaneengesloten jaren.

Licentiegever kan deze overeenkomst tussentijds en zonder enige vergoeding aan licentienemer beëindigen:

- met onmiddellijke ingang in geval Licentienemer surseance of faillissement aanvraagt of in staat van surseance of faillissement wordt verklaard.

- met onmiddellijke ingang als Licentienemer niet voldoet aan de voorwaarden van deze

overeenkomst.

- indien de Licentienemer het patent ongebruikt laat voor een aansluitende periode van 3 maanden zal de ter beschikkingsstelling vervallen en gaat het gebruiksrecht automatisch terug aan Licentiegever.

(…)

Licentiegever heeft geen andere verplichtingen jegens Licentienemer en de heren [persoon E] en [persoon F] dan de verplichtingen die zijn neergelegd in deze overeenkomst.

(…)”

3.1.5.

[persoon D] heeft het octrooi gebruikt in een door hem gedreven onderneming

die werd gevoerd binnen de vennootschap PXA Nederland B.V. (verder te noemen: PXA).

PXA is op 8 april 2025 failliet verklaard. In 2024 behoorden tot het personeel van PXA:

[persoon F] , [persoon E] , [persoon G] (hierna te noemen: [persoon G] ) en [persoon H] (hierna te

noemen: [persoon H] ).

3.1.6.

De directie van PXA is bij brief van 8 april 2025 door de advocaat van IFS

aangeschreven. Deze brief vermeldt onder meer het volgende:

“(…)

Zoals u bekend is cliënte sinds enige tijd de exclusief gerechtigde op het gebruik en exploitatie van het Patent WO 2010/0919033 A1 (hierna: het Patent). Vanwege deze exclusiviteit bent u niet langer gerechtigd producten te vervaardigen c.q. te verhandelen die vallen onder de werking van voormeld Patent. U bent van dit gegeven op de hoogte gesteld en was zelfs aanwezig bij het tekenen van het contract terzake met uw broer.

Ondanks het eerder genoemde verbod en de wetenschap dat handel in het betreffende product, bekend onder de naam Isobooster, u niet langer is toegestaan, heeft u deze activiteiten willens en wetens voortgezet.

Hiermede maakt u een directe inbreuk op het Octrooirecht dat aan mijn cliënte in exclusieve licentie is gegeven.

(…)”

3.1.7.

[persoon A] heeft (namens Isowrap) op 9 mei 2025 een brief geschreven aan IFS/de

heren [A] met de volgende tekst:

“(…)

Met dit schrijven wil ik u mededelen dat per 12 mei 2025 de overeenkomst “Licentie overeenkomst WO 2010/019033 A1” getekend d.d. 12 februari 2025 is beëindigd.

Dit met verwijzing naar artikel “Periode en beëindiging” waarin gesteld wordt dat deze licentie tussentijds en zonder enige vergoeding aan licentienemer beëindigd kan worden “Indien de licentienemer het patent ongebruikt laat voor een aansluitende periode van 3 maanden”

Tevens stelt dit artikel dat de terbeschikkingstelling zal vervallen.

Ik constateer dat er sinds ondertekening geen aanstalten zijn gemaakt met de aanvang van de productie van Isobooster zoals overeengekomen.

Ik sommeer u dan ook om alle activiteiten ten aanzien van Isobooster te staken.

(…)”

3.1.8.

Op 13 mei 2025 heeft IFS per bank gelden overgemaakt aan Isowrap met als

omschrijving: ‘Conform afspraak licentie fee: WO 2010/019033 A1’.

3.1.9.

IFS heeft in een aan [persoon A] /Isowrap gerichte brief van haar advocaat van 15 mei

2025 geprotesteerd tegen de (door [persoon A] /Isowrap) gestelde beëindiging van de

overeenkomst. Bij e-mailbericht van de advocaat van IFS van 24 juni 2025 is Isowrap (nogmaals) gesommeerd de verplichtingen in de overeenkomst na te komen.

3.1.10.

In een e-mailbericht van 2 juli 2025 van de curator in het faillissement van PXA heeft de curator geschreven dat de activa en activiteiten van PXA zijn overgedragen aan AZ

Isolatietechniek.

3.1.12.

Bij overeenkomst van 30 juni 2025 hebben Isowrap respectievelijk Isobooster B.V. aan AZ Isolatietechniek een licentie verstrekt op het Nederlands octrooi met nummer NL C 1035815 op het product genaamd Isobooster, respectievelijk op de Unie(beeld)merken met depotnummers 015568694 en 008311417.

De procedure in eerste aanleg bij de voorzieningenrechter

3.2.1.

In deze procedure vorderde IFS, samengevat, in eerste aanleg bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Isowrap te verbieden:

a. a) de overeenkomst tussentijds te beëindigen wegens vermeend ongebruik en/of om andere redenen;

b) het gebruiksrecht als vervallen te beschouwen wegens vermeend ongebruik, zolang IFS

het octrooi feitelijk gebruikt of voorbereidingen daartoe treft;

c) het octrooi en de handelsnaam ISOBOOSTER aan derden ter beschikking te stellen, op

welke wijze dan ook, gedurende de looptijd van de overeenkomst;

II. Isowrap te gebieden en te veroordelen om binnen twee werkdagen:

d) de octrooiaanvrage WO 2010/019033 A1 (hierna: het Octrooi), inclusief de handelsnaam ISOBOOSTER, exclusief en onbezwaard ter beschikking te stellen aan IFS voor de duur van vijf jaar, conform artikel A t/m E van de overeenkomst;

e) het gebruik van het Octrooi door derden (waaronder, doch niet uitsluitend begrepen AZ

Isolatietechniek B.V. of daaraan gelieerd) per direct te staken en gestaakt te houden en al

hetgeen te doen teneinde te voorkomen dat deze derden gebruik maken van het Octrooi;

f) de curator in het faillissement van PXA Nederland B.V. te informeren dat het hem niet is toegestaan om enige recht ter zake van het Octrooi als boedelactief te beschouwen en te gelde te maken en de curator te verzoeken en te sommeren de overeenkomst die deze zou hebben gesloten met AZ Isolatietechniek (of welke andere derde dan ook) te ontbinden;

g) te gehengen en te gedogen, en daartoe alle noodzakelijke medewerking te verlenen, dat

ten behoeve van IFS een eerste pandrecht wordt gevestigd op het Octrooi strekkende tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Isowrap uit hoofde van de overeenkomst;

III. Isowrap te gebieden en te veroordelen om binnen twee werkdagen over te gaan tot het plaatsen van een goed leesbare advertentie in minimaal twee landelijk dekkende dagbladen met een zeer groot lezerspubliek met een rectificatie;

IV. het vorenstaande op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Isowrap in de proceskosten.

3.2.2.

Aan deze vordering heeft IFS, kort samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. IFS heeft met Isowrap een overeenkomst die Isowrap dient na te komen. Dit houdt in dat Isowrap aan IFS het exclusieve recht op het Octrooi en het gebruik van de naam Isobooster dient te (blijven) verstrekken. Anders dan Isowrap betoogt is er geen grond voor beëindiging van deze overeenkomst omdat IFS het Octrooi niet ongebruikt heeft gelaten voor een aansluitende periode van drie maanden en is er ook geen sprake van een ontbindende voorwaarde die in vervulling is gegaan.

3.2.3.

Isowrap heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het navolgende aan de orde komen.

3.2.4.

In het bestreden vonnis van 16 september 2025 heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het spoedeisende belang van IFS bij haar vorderingen uit de aard van de vorderingen volgt omdat, als het zo is dat IFS het exclusief gebruik van het Octrooi kan claimen, het aannemelijk is dat de commerciële positie van IFS verslechtert zolang het

Isobooster-product (mede) wordt geëxploiteerd door anderen. De voorzieningenrechter heeft vervolgens, uitvoerbaar bij voorraad, Isowrap verboden het Octrooi en de handelsnaam Isobooster aan derden ter beschikking te stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst met IFS, Isowrap veroordeeld om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis het Octrooi, inclusief de handelsnaam Isobooster, exclusief en onbezwaard ter beschikking te stellen aan IFS voor de duur van vijf jaar, conform artikel A t/m E van de overeenkomst, te rekenen vanaf 12 februari 2025, het voorgaande op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Isowrap in de proceskosten. Het meer of anders gevorderde heeft de voorzieningenrechter afgewezen.

3.2.5.

Daartoe heeft de voorzieningenrechter, samengevat, het volgende overwogen. Niet is komen vast te staan dat partijen als ontbindende voorwaarde bij de overeenkomst zijn overeengekomen dat IFS binnen een maand na de ondertekening van de overeenkomst een voor de productie van het product geschikte machine gereed zou hebben. Niet is komen vast te staan dat IFS het Octrooi voor een periode van drie maanden ongebruikt heeft gelaten, zodat Isowrap niet bevoegd was de overeenkomst tussen partijen op die grond op te zeggen. Voor zover IFS heeft toegestaan dat PXA het Octrooi nog mocht blijven gebruiken, mocht IFS deze toestemming gelet op de overeenkomst tussen Isowrap en IFS intrekken.

De procedure in hoger beroep bij het hof

3.3.

Isowrap heeft in hoger beroep acht genummerde grieven aangevoerd. Isowrap heeft primair geconcludeerd tot vernietiging van het beroepen vonnis, tot het alsnog afwijzen van de vorderingen van IFS en tot veroordeling van IFS om terug te betalen datgene dat Isowrap ter uitvoering van het bestreden vonnis aan IFS heeft betaald. Subsidiair heeft Isowrap geconcludeerd tot afwijzing dan wel vermindering van de dwangsom en tot afwijzing van de door IFS gevorderde proceskostenveroordeling. Primair en subsidiair heeft Isowrap geconcludeerd tot veroordeling van IFS in de (werkelijke) proceskosten.

IFS heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van Isowrap in de proceskosten.

3.4.

Het hof beoordeelt eerst of IFS op dit moment spoedeisend belang heeft bij (beoordeling van) haar vorderingen. Daarbij zal het hof ook ingaan op hetgeen Isowrap in grief 1 heeft aangevoerd, te weten dat noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep sprake is van spoedeisend belang en dat deze zaak zich ook niet leent voor behandeling in kort geding.

3.5.

Het hof overweegt evenals de voorzieningenrechter dat als het zo is, zoals IFS stelt, dat zij op grond van een overeenkomst met Isowrap het exclusieve gebruik van het Octrooi

kan claimen, het aannemelijk is dat de commerciële positie van IFS verslechtert, zolang het

Isobooster-product (mede) wordt geëxploiteerd door anderen. Het hof voegt daaraan toe dat de omstandigheid dat inmiddels AZ Isolatietechniek de exploitatie van het Isobooster-product ter hand heeft genomen na de in 3.1.12. vermelde overeenkomst met onder andere Isowrap te hebben gesloten, de commerciële belangen van IFS het aannemen van spoedeisend belang ook in hoger beroep rechtvaardigt.

3.6.

Het hof overweegt voorts dat deze zaak zich leent voor beoordeling in kort geding. De omstandigheid dat een kort geding zich niet leent voor nadere bewijslevering brengt beperkingen mee voor partijen en de rechter, maar staat in dit geval niet aan beoordeling van de vorderingen van IFS in de weg. Ook de omstandigheid dat Isowrap op 30 juni 2025 een overeenkomst met AZ Installatietechniek heeft gesloten staat niet aan de beoordeling van de vorderingen van IFS in dit kort geding in de weg. Het is wel een omstandigheid die – indien aan de orde – bij het treffen van voorlopige voorzieningen in de beoordeling dient te worden betrokken.

3.7.

De grieven 3 tot en met 8 van Isowrap betreffen het volgende. Met de grieven 3 tot en met 5 voert Isowrap aan dat partijen als ontbindende voorwaarde zijn overeengekomen dat IFS binnen een maand na aanvang van de overeenkomst een machine voor de productie van Biobased Isobooster-product gereed zou hebben en dat IFS een dergelijke machine niet binnen een maand na aanvang van de overeenkomst, noch nadien gereed had. Isowrap stelt in aansluiting op het voorgaande dat IFS geen machine heeft die het Isobooster-product kan produceren en dat IFS (dan ook) geen productie heeft gerealiseerd vanaf de aanvang van de overeenkomst. IFS betoogt dat zij zich terecht op de beëindigingsgrond in de overeenkomst - het Octrooi ongebruikt laten voor een aansluitende periode van 3 maanden – heeft beroepen. Isowrap voert voorts met grief 6 aan dat de voorzieningenrechter blijkens zijn beoordeling het bewijsrisico van het bestaan van deze vervalgrond ten onrechte bij Isowrap heeft gelegd. Volgens Isowrap heeft IFS de stellingen van Isowrap op dit punt onvoldoende gemotiveerd weersproken nu van IFS was te vergen dat zij de in haar domein liggende feiten en omstandigheden uitvoeriger zou onderbouwen. Isowrap betoogt met grief 7 dat de vordering tot nakoming van de overeenkomst ten onrechte is toegewezen en dat de daarbij opgelegde dwangsom een punitief karakter heeft, dan wel te hoog is. Grief 8 ziet op de proceskosten, waarbij Isowrap betoogt dat haar werkelijke proceskosten dienen te worden vergoed.

3.8.

Het hof overweegt het volgende. IFS vordert nakoming van de overeenkomst waarbij aan haar exclusieve rechten zijn verstrekt. De stelplicht en bewijslast die in verband hiermee op IFS rusten vergen van IFS niet meer dan dat zij stelt dat er een overeenkomst tussen haar en Isowrap is gesloten. IFS stelt dat zij de in overweging 3.1.4. vermelde overeenkomst met Isowrap heeft gesloten. Nu Isowrap dit niet betwist staat dit feit vast. Het hof overweegt hierover, naar aanleiding van het verhandelde ter zitting waar [persoon A] desgevraagd meedeelde dat het zijn intentie was aan IFS het Octrooi, de merknaam en de handelsnaam in licentie te verstrekken ter bevordering van de verkoop van het product Isobooster, het volgende. Het hof gaat er - met IFS die dit ter zitting meedeelde - van uit dat [persoon A] Isowrap tot het verstrekken van deze rechten bevoegd achtte. De intentie van [persoon A] ziet het hof tot uitdrukking gebracht in de tekst van de overeenkomst, bijvoorbeeld in de bewoordingen dat licentienemer ‘het onmiddellijke en onbezwaarde recht om gebruik te maken van het benoemde Patent, inclusief de naam ISOBOOSTER’ verkrijgt, terwijl ook het recht op het gebruik van de handelsnaam uitdrukkelijk wordt genoemd. De vordering van IFS ziet alleen op het Octrooi en de handelsnaam, zodat de verdere beoordeling van het hof alleen daarop ziet.

3.9.

Isowrap voert als verweer dat aan de overeenkomst tussen partijen een einde is gekomen omdat Isowrap zich met recht beroept op een tussen partijen overeengekomen ontbindende voorwaarde. Ook beroept Isowrap zich op de beëindigingsgrond c.q. vervalbepaling - het patent ongebruikt laten voor een aansluitende periode van 3 maanden -. Nu Isowrap zich beroept op de rechtsgevolgen (vervulling van de ontbindende voorwaarde, respectievelijk beëindiging c.q. verval van de overeenkomst) van door haar gestelde feiten (een mondelinge aanvullende afspraak bij de overeenkomst, respectievelijk IFS heeft het Octrooi gedurende drie maanden ongebruikt gelaten), rusten de stelplicht en bewijslast van die feiten op Isowrap. Afhankelijk van de beoordeling door het hof van de door Isowrap gestelde feiten, komt aan de orde of deze feiten, die door IFS zijn betwist, door IFS al dan niet voldoende gemotiveerd zijn betwist. Het hof overweegt hierover het volgende.

3.10.

Wat betreft de stelling van Isowrap dat partijen mondeling een ontbindende voorwaarde zijn overeengekomen inhoudende dat IFS binnen een maand na aanvang van de overeenkomst een machine voor productie van Isobooster gereed diende te hebben, overweegt het hof, daarbij de overwegingen van de voorzieningenrechter overnemend, als volgt. IFS heeft betwist dat partijen als ontbindende voorwaarde bij de overeenkomst hebben afgesproken dat IFS verplicht was om binnen een maand na ondertekening van die overeenkomst een machine te bouwen. Volgens IFS is slechts de ambitie uitgesproken dat een dergelijke machine zou worden gebouwd. Isowrap onderbouwt haar stelling onder meer met overgelegde getuigenverklaringen van [persoon F] en [persoon D] , maar daar heeft IFS de overgelegde getuigenverklaring van [persoon E] tegenover gesteld. De verklaringen spreken elkaar tegen wat betreft de sfeer waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen en de vraag of het bouwen van de machine als voorwaarde is besproken. Het zou kunnen dat over een machine is gesproken tijdens de ondertekening van de overeenkomst, maar het hof kan op basis van de tegenover elkaar staande getuigenverklaringen niet als vaststaand aannemen dat [persoon A] bij de ondertekening van de overeenkomst als ontbindende voorwaarde heeft gesteld dat binnen een maand een machine moest worden gebouwd door IFS en dat deze voorwaarde door IFS is aanvaard. Dit betekent dat (nadere) bewijslevering aan de zijde van Isowrap aan de orde is, maar daar leent het kort geding zich niet voor.

3.11.

Wat betreft het beroep op de beëindigingsgrond c.q. vervalbepaling overweegt het hof als volgt. Isowrap motiveert haar beroep met de stelling dat IFS geen Isobooster-product heeft geproduceerd nu zij, anders dan IFS betoogt, geen machine heeft die daarvoor geschikt is. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat aannemelijk is dat in ieder geval het produceren en leveren van het Isobooster-product betekent dat geen sprake is van het ongebruikt laten van het Octrooi. De voorzieningenrechter heeft voorts overwogen dat op grond van hetgeen IFS heeft aangevoerd moet worden aangenomen dat IFS Isobooster-producten (tijdens de looptijd van de licentieovereenkomst) heeft geproduceerd en geleverd, zodat het beroep van Isowrap op de beëindigingsgrond c.q. vervalbepaling faalt.

3.12.

Het hof overweegt dat allereerst ter beoordeling is de uitleg van de beëindigings- c.q. vervalbepaling. Deze uitleg dient te geschieden op basis van de zogeheten ‘Haviltex-maatstaf; de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Het hof heeft hiervoor al overwogen dat geen van de verklaringen van personen die door partijen zijn overgelegd als vaststaand kan worden aangenomen in dit kort geding. Dit brengt mee dat niet als vaststaand kan worden aangenomen dat partijen in aanvulling op de tekst van de overeenkomst zijn overeengekomen dat IFS een machine moest bouwen en deze gereed moest hebben binnen een maand na de aanvang van de overeenkomst. Evenmin kan bij gebreke van enige onweersproken verklaring als vaststaand worden aangenomen dat IFS zelf Isobooster-product diende te produceren in het kader van de exploitatie van het in licentie gegeven Octrooi. De bepaling onder D van de overeenkomst, inhoudende dat IFS zal zorgdragen voor de productie en ter beschikkingstelling aan de markt van de producten die betrekking hebben op het Octrooi, noopt bij gebreke van vaststaande aanvullende verklaringen of gedragingen niet tot de uitleg dat IFS zelf diende te produceren in plaats van de productie bijvoorbeeld aan derden op te dragen. Dat IFS de ambitie heeft uitgesproken uit kostenbesparingsoogpunt een machine (verder) te ontwikkelen brengt daarom niet mee dat partijen redelijkerwijs moesten begrijpen dat de overeenkomst IFS tot het zelf produceren van Isobooster-product verplichtte. De tekst van de beëindigings- c.q. vervalbepaling biedt ook geen aanknopingspunten voor een dergelijke uitleg. Dit geldt te minder nu uit de overeenkomst volgt dat IFS in het eerste jaar geen minimum licentiefee is verschuldigd. De bepalingen over de verschuldigde licentiefee bezien in samenhang met de beëindigings- c.q. vervalbepaling brengen in de uitleg van het hof, bij gebreke van feiten en omstandigheden die aanleiding geven voor een andere uitleg, mee dat partijen redelijkerwijs moesten begrijpen dat IFS het eerste jaar na aanvang van de overeenkomst diende te benutten om activiteiten te ontplooien die IFS in staat zouden stellen vanaf het tweede jaar zodanige inkomsten te genereren met de verkoop van het Isobooster-product dat zij aan de minimum licentiefee verplichtingen zou kunnen voldoen.

3.13.

IFS heeft in eerste aanleg en in hoger beroep aangevoerd dat zij diverse acties heeft ondernomen waaruit blijkt dat zij het Octrooi zeker niet (onafgebroken) ongebruikt heeft gelaten zoals;

a. Investeringen in de productielocatie,

b. Huurverplichtingen voor de productie,

c. Inkoop van ruw materiaal, bio bubbels, inclusief opslag,

d. Inkoop en investering van een productiemachine, inclusief speciale naalden (op advies van [persoon A] ),

e. Investeringen in marketing en sales activiteiten,

f. Investeringen in de benodigde certificering voor LCA Nationale Milieu database,

g. Optuigen en aangaan van verplichtingen die betrekking hebben op personeel, inhuren derden,

h. Aangaan van financiering verplichtingen,

i. Juridische kosten ter verdediging van het exclusieve recht op het Octrooi.

3.14.

Isowrap heeft het vorenstaande, behoudens wat betreft de inkoop van een productiemachine, waarvan het hof heeft geoordeeld dat het bestaan van een machine geen overeengekomen voorwaarde is, niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken. Naar het oordeel van het hof zijn de door IFS verrichte activiteiten aan te merken als activiteiten ter bevordering van het benutten van het Octrooi. Het zijn voorbereidende activiteiten die zijn gericht op het met succes verkopen van het Isobooster-product. De omstandigheid dat de genoemde activiteiten mogelijk beperkt in omvang zijn geweest kan Isowrap, zo voert IFS terecht aan, niet aan IFS tegenwerpen. Het is Isowrap ( [persoon A] ) die van meet af aan, anders dan in de overeenkomst is opgenomen, IFS geen exclusiviteit heeft verstrekt. Eerst PXA en snel daarna AZ Isolatietechniek, deze laatste een belangrijke afnemer van het Isobooster-product, zijn door Isowrap in staat gesteld het Octrooi met daarbij de merk- en handelsnaam te exploiteren. Het hof kan, bij gebreke van toereikende door Isowrap te stellen feiten en omstandigheden niet tot het oordeel komen dat IFS gedurende enige aaneengesloten periode van drie maanden niet in enige mate een of meer van de hierboven genoemde activiteiten heeft verricht. De stelling van Isowrap dat haar een beroep op de beëindigings- c.q. vervalbepaling toekomt wordt daarom verworpen.

3.15.

Het hof overweegt naar aanleiding van grief 6 van Isowrap, waarin Isowrap betoogt dat de voorzieningenrechter de bewijslast ten onrechte bij haar heeft gelegd, dat de stelplicht en bewijslast van de door Isowrap gevoerde bevrijdende verweren, zoals het hof hierboven heeft overwogen, op Isowrap rusten. Het betoog van Isowrap dat IFS deugdelijker dan zij heeft gedaan dient te onderbouwen dat zij een voor de productie van het Isobooster-product geschikte machine heeft, slaagt niet. Het hof heeft hiervoor al overwogen dat de overeenkomst IFS niet verplicht een machine te hebben, zodat bewijsmiddelen van het bestaan van een machine in de vorm zoals die volgens Isowrap geschikt is, voor de beoordeling niet relevant zijn.

3.16.

Het hof overweegt naar aanleiding van grief 7 als volgt. Isowrap heeft aangevoerd dat het arrest van de Hoge Raad van 21 mei 1976 (ECLI:NL:PHR:1976:AC5738) hier van toepassing is en dat Isowrap die in de onmogelijkheid verkeert om aan een veroordeling tot nakoming van de overeenkomst met IFS gevolg te geven, daartoe dan niet dient te worden veroordeeld.

3.17.

De Hoge Raad overwoog in genoemd arrest dat in het algemeen een veroordeling tot nakoming van een verbintenis door de schuldenaar moet afstuiten op de onmogelijkheid voor deze om die verbintenis ten tijde van de veroordeling na te komen, onverminderd het recht op schadevergoeding dat wegens de niet-nakoming aan de schuldeiser kan toekomen. Dit is niet anders indien de schuldenaar zich zelf in de toestand heeft gebracht dat nakoming voor hem onmogelijk is geworden, zoals wanneer de schuldenaar door eigen toedoen niet meer de beschikkingsmacht heeft over de zaken die het voorwerp zijn van zijn verbintenis; dat met het laatste geval op een lijn moet worden gesteld het geval dat de schuldenaar deze macht wel kan herwinnen, maar slechts door het brengen van offers die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid niet van hem gevergd kunnen worden.

3.18.

Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat ‘in het algemeen’ een vordering tot nakoming onder voormelde omstandigheid dient te worden afgewezen. In deze zaak doen zich echter bijzondere omstandigheden voor die een uitzondering op deze algemene regel rechtvaardigen. [persoon A] , die bij Isowrap en Isobooster B.V, is betrokken en [persoon I] , die bij AZ Installatietechniek is betrokken hebben op 30 juni 2025 een (tweede) licentieovereenkomst gesloten. Dit, terwijl zij beiden ermee bekend waren dat Isowrap met IFS een licentieovereenkomst met betrekking tot het Octrooi had gesloten. (In ieder geval) [persoon A] was bovendien ermee bekend dat IFS gemotiveerd bezwaar had gemaakt tegen het beroep op de beëindigings- c.q. vervalbepaling. [persoon A] is aan dit bezwaar voorbijgegaan, daarbij het standpunt innemend dat het produceren met een eigen machine op grond van de overeenkomst een verplichting van IFS is, terwijl daarvoor in de tekst van de overeenkomst geen aanknopingspunten zijn te vinden. Door onder deze omstandigheden toch al op 30 juni 2025 een overeenkomst met AZ Installatietechniek te sluiten kan in redelijkheid niet worden geoordeeld dat van Isowrap geen enkel offer in het kader van de tenuitvoerlegging van een veroordelende uitspraak is te vergen. Wel dient bij het verbinden van een dwangsom aan de veroordeling rekening te worden gehouden met de omstandigheden waarin Isowrap verkeert. Dit brengt mee dat van Isowrap in het kader van de tenuitvoerlegging duidelijke acties richting AZ Isolatietechniek mogen worden gevergd. Daarbij past wel een veel lagere maximale dwangsom dan de voorzieningenrechter heeft opgelegd. Isowrap heeft het immers niet volledig zelf in haar macht dat zij binnen afzienbare termijn na het kortgedingvonnis, welk vonnis naar zijn aard strekt tot het treffen van voorlopige (orde)maatregelen, het bij de veroordeling passend resultaat realiseert. Het hof acht een maximale dwangsom van € 25.000,00 passend. In zoverre slaagt grief 7. Uit het voorgaande volgt dat het hof het belang van IFS bij het treffen van een voorziening zwaarder wegend acht dan het belang van Isowrap om het treffen van een voorziening achterwege te laten.

3.19.

Omdat Isowrap als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is aan te merken faalt haar grief over de proceskosten.

3.20.

Uit al het voorgaande volgt dat de grieven, behoudens grief 7, falen. Het hof zal het bestreden vonnis bekrachtigen, behoudens voor zover het de maximaal te verbeuren dwangsom betreft. Het hof zal Isowrap als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep veroordelen.

De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van IFS zullen vastgesteld worden op:

  • Griffierechten € 827,00

  • Salaris advocaat € 2.428,00 (2 punt(en) x tarief II)

  • Nakosten € 178,- (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)

Totaal € 3.433,00

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.

4 De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het bestreden vonnis van 16 september 2025 behoudens voor zover daarbij in 5.3. het maximum aan te verbeuren dwangsommen is bepaald op € 250.000,00;

in zoverre opnieuw recht doende:

veroordeelt Isowrap om aan IFS een dwangsom te betalen van € 1.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan het bepaalde onder 5.1 of 5.2 van het bestreden vonnis voldoet, tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt;

veroordeelt Isowrap in de proceskosten van het hoger beroep aan de zijde van IFS, begroot op een bedrag van € 3.433,00, te betalen binnen veertien dagen na heden. Als Isowrap niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het arrest daarna wordt betekend, dan moet zij € 92,00 extra betalen vermeerderd met de kosten van betekening;

veroordeelt Isowrap in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na heden zijn voldaan;

verklaart bovenstaande veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.W.A. van Geloven, M. van der Schoor en M.M. Truijens en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 1 december 2025.

griffier rolraadsheer