Gerechtshof Den Haag, hoger beroep civiel recht overig

Het hof stelt voorop dat de rechter die in kort geding beslist over het treffen van een voorlopige voorziening, zijn oordeel dient af te stemmen op een beslissing over hetzelfde geschilpunt tussen dezelfde partijen in een bodemprocedure. Dit geldt ook voor de kort gedingrechter in hoger beroep. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit uitgangspunt. Dit zal het geval kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust, of indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter, ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen (Voetnoot 2).

Dit uitgangspunt brengt mee dat het hof zijn oordeel dient af te stemmen op het Bodemvonnis (zie 6.1) bij geschilpunten waarover ook in dat vonnis een oordeel is gegeven, tenzij er sprake is van gewijzigde omstandigheden die tot een ander oordeel zouden hebben geleid. Geen van partijen heeft aangevoerd dat het Bodemvonnis op een misslag berust, zodat die uitzondering niet aan de orde is.

Tussen partijen is allereerst in geschil of de Voertuigen door of met toestemming van BMW in de EER in de handel zijn gebracht, zodat [appellant ] c.s. zich kan beroepen op uitputting van de Uniemerk- en modelrechten in de zin van artikel 15 lid 1 UMVo en artikel 21 UModVo. Het hof stemt zijn oordeel af op de beoordeling in r.o. 5.11 tot en met 5.19 van het Bodemvonnis: de Voertuigen hebben voortdurend de status van extra-communautaire goederen (T1 status) gehad voordat zij aan [appellant ] c.s. zijn verkocht. De Voertuigen zijn niet in het vrije verkeer van goederen in de EER gebracht door BMW of Pan German. Die omstandigheid impliceert dat de Voertuigen niet door of met toestemming van BMW in de EER in de handel zijn gebracht.

In dit hoger beroep heeft [appellant ] c.s. aangevoerd dat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen, die de rechtbank in het Bodemvonnis niet heeft kunnen meewegen in haar oordeel. De voertuigen zijn volgens [appellant ] c.s. pas door BMW aan Pan German geleverd na de brand, toen de Voertuigen zich in Eemshaven bevonden. Na de brand zijn er gecorrigeerde facturen door BMW aan Pan German gestuurd voor een deel van de Voertuigen. BMW heeft in de overeenkomst met Pan German een eigendomsvoorbehoud bedongen totdat haar factuur voor een voertuig is voldaan. Het gevolg van de correctie van de facturen is dat BMW ten tijde van de brand nog de eigendom van een deel van de Voertuigen had en zij dat deel had kunnen opeisen. Dat heeft ze echter niet gedaan en dat deel is dus door BMW geleverd in de staat waarin de Voertuigen zich na de brand bevonden.

Zoals in het Bodemvonnis al is geoordeeld, is niet in geschil dat de Voertuigen voorafgaand aan de verkoop en levering aan [appellant ] c.s. te allen tijde de T1-status hebben gehad. Vanwege die omstandigheid is in het Bodemvonnis geoordeeld dat de Voertuigen niet door of met toestemming van BMW in het vrije verkeer van goederen van de EER zijn gebracht, zodat de Uniemerk- en modelrechten niet zijn uitgeput. Of de eigendom op de Voertuigen in Eemshaven is overgegaan op Pan German of in Bremerhaven, is op de douanerechtelijke status niet van invloed, zodat deze omstandigheid niet tot een ander oordeel van de bodemrechter zou hebben geleid.

Het hof komt daarmee toe aan de vraag of de Voertuigen zijn aangeboden op een wijze waarbij zij noodzakelijkerwijs in de EU in de handel zouden worden gebracht (het zogenaamde ‘Class-criterium’ (Voetnoot 3)), waardoor er sprake is van inbreukmakende handelingen. [appellant ] c.s. klaagt (in grief IV) dat de voorzieningenrechter dit criterium onjuist heeft toegepast. In r.o. 5.21 tot en met 5.30 van het Bodemvonnis is (kort samengevat) geoordeeld dat [appellant ] c.s. inbreuk heeft gemaakt op de BMW-merken en -modellen, omdat de Voertuigen ter verkoop zijn aangeboden om noodzakelijkerwijs in de EU in de handel te worden gebracht, zodat er is voldaan aan het Class-criterium. Het hof stemt zijn oordeel af op dit oordeel in het Bodemvonnis.

[appellant ] c.s. heeft zich in hoger beroep verzet tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat BMW ook verhandeling van de Voertuigen buiten de EER kan verbieden, zodat er geen grond was voor opheffing van het beslag onder de voorwaarde van verhandeling in een ander territorium, zoals door [appellant ] c.s. voorgesteld. Volgens [appellant ] c.s. dient het beslag opgeheven te worden, omdat zij de Voertuigen in Taiwan kan verkopen en BMW zich daartegen niet kan verzetten.

Dit betoog slaagt niet, in de eerste plaats op formele gronden. [appellant ] c.s. heeft blijkbaar tijdens het kort geding bij de rechtbank voorgesteld dat het beslag wordt opgeheven onder de voorwaarde dat zij de Voertuigen buiten de EER zal verhandelen. Noch in eerste aanleg, noch in dit kort geding heeft zij echter een subsidiaire vordering tot voorwaardelijke opheffing ingesteld. Daarbij heeft [appellant ] c.s. ook niet op een andere manier tot uitdrukking gebracht welke exacte voorwaarden zij bereid is te aanvaarden en of en hoe latere verkrijgers van de Voertuigen daar ook aan zijn gebonden. Al om die reden kan het hof niet beslissen het beslag onder voorwaarden op te heffen.

In de tweede plaats heeft het hof zich ook ten aanzien van dit geschilpunt te richten naar het oordeel in het Bodemvonnis. De rechtbank heeft in het Bodemvonnis in reconventie geoordeeld dat er geen grond was voor toewijzing van een verklaring voor recht dat BMW onrechtmatig heeft gehandeld door de beslaglegging. De door [appellant ] c.s. voorgestelde voorwaardelijke opheffing van het beslag is niet verenigbaar met deze beoordeling in het Bodemvonnis. Verder is in het Bodemvonnis geoordeeld (in r.o. 5.41) dat ervan uit is te gaan dat ook in Taiwan en in andere territoria strenge veiligheidsvoorschriften gelden voor het in het verkeer brengen van auto’s, zoals de Voertuigen, waarvan de kans bestaat dat die ernstige verborgen gebreken hebben, zodat [appellant ] c.s. haar belang bij verdere verhandeling van de Voertuigen buiten de EER onvoldoende had onderbouwd. Dat heeft de rechtbank tot het oordeel gebracht dat de gevorderde vernietiging van de Voertuigen niet onevenredig is. Afstemming op dit oordeel brengt mee dat er in dit kort geding geen grond is voor opheffing van het beslag onder de voorwaarde dat [appellant ] c.s. de goederen in Taiwan op de markt brengt.

[appellant ] c.s. wijst in verband met dit geschilpunt op feiten die haar eerder niet bekend waren en daarom niet bij het oordeel van de rechtbank in het Bodemvonnis zijn betrokken. Uit informatie die [appellant ] c.s. in mei 2025 kreeg, bleek dat er in Japan Alpina voertuigen in en om de showroom van Nicole Racing stonden en dat de verkoper in de showroom had verklaard dat drie daarvan al verkocht waren. [appellant ] c.s. wijst er op dat BMW dat niet heeft verhinderd, terwijl het gaat om voertuigen de zich bevonden op dezelfde dekken van de Fremantle Highway en Alpine onderdeel is van het BMW-concern. BMW heeft zelfs nog een optioneel onderdeel voor één van de voertuigen naar Japan gestuurd. Deze omstandigheden maken het standpunt van BMW dat er ernstige veiligheidsrisico’s zijn ongeloofwaardig, aldus [appellant ] c.s.

Het hof overweegt als volgt. BMW heeft voldoende gemotiveerd betoogd dat Alpina en Nicole Racing zelfstandige ondernemingen zijn, op grond waarvan het hof niet aannemelijk acht dat zij onderdeel van het BMW-concern zijn. Alpina bouwt als zelfstandig autofabrikant, met BMW voertuigen als basis, kleine series BMW Alpina voertuigen. Uit een verklaring van de president van Nicole Racing blijkt dat zij in oktober 2023 de Alpina Voertuigen uit Eemshaven diende weg te halen en deze naar Japan heeft vervoerd. In december 2023 is Nicole Racing bekend geraakt met een verkoopstop die BMW had afgekondigd. Tegen deze achtergrond heeft [appellant ] c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat BMW op de hoogte was van het transport van de Alpina voertuigen naar Japan en het tentoonstellen van een exemplaar daarvan in een showroom. De verzending van een optioneel onderdeel is daarvoor ook een onvoldoende aanwijzing. Daaruit valt niet zonder meer af te leiden dat BMW er mee bekend was dat dat onderdeel bestemd was voor een voertuig van de Fremantle Highway. De Alpina voertuigen zijn inmiddels allemaal vernietigd, blijkt uit vernietigingsrapporten die BMW heeft overgelegd. Dit feitencomplex is dan ook onvoldoende om te kunnen spreken van een inconsistente handelwijze van BMW ten aanzien van de veiligheid en bruikbaarheid van enerzijds de Voertuigen en anderzijds de Alpina voertuigen. Deze feiten hadden naar het voorlopig oordeel van het hof dan ook niet tot een ander oordeel in het Bodemvonnis geleid.

In de derde plaats, voor zover er nog ruimte zou zijn voor een eigen oordeel van het hof, geldt het volgende. Voor opheffing van het beslag is vereist dat de vordering van BMW tot afgifte van de Voertuigen summierlijk ondeugdelijk is gebleken in de zin van artikel 705 lid 2 Rv. Uit de beslissing in het Bodemvonnis, waarin de afgifte ter vernietiging is toegewezen, en de hiervoor gegeven voorlopige oordelen over de nieuwe feiten die [appellant ] c.s. heeft aangedragen volgt, dat de kans bestaat dat die vordering ook in hoger beroep in de bodemprocedure wordt toegewezen. Van een summierlijk ondeugdelijke vordering is derhalve geen sprake.

De klachten van [appellant ] c.s. tegen de beoordeling in het Kortgedingvonnis dat de Uniemerk- en modelrechten van BMW niet zijn uitgeput, dat [appellant ] c.s. inbreuk op die rechten hebben gemaakt in de EER en dat er geen grond was voor opheffing van het beslag om de Voertuigen buiten de EER te kunnen verhandelen, slagen niet.

Uit het voorgaande volgt dat de klacht die [appellant ] c.s. heeft gericht tegen de volgens haar onjuiste vaststelling van feiten in r.o. 2.3. van het Kortgedingvonnis niet tot een ander oordeel kan leiden. Dat geldt ook voor de klacht tegen de proceskostenveroordeling van [appellant ] c.s. in het Kortgedingvonnis.

In afwijking van het voorgaande oordeelt het hof in de zaak tussen [appellant 3] en BMW als volgt. In het Bodemvonnis is geoordeeld dat [appellant 3] geen inbreuk op de BMW-merken en modellen heeft gemaakt en ook niet anderszins onrechtmatig heeft gehandeld. Het hof stemt zijn beoordeling daarop af.

Het oordeel in het Bodemvonnis vormt geen reden voor (gedeeltelijke) toewijzing van de vorderingen van [appellant 3] in conventie. Het hof verwijst naar hetgeen hierover is overwogen in 7.9. Die overweging is ook van toepassing in de zaak tussen [appellant 3] en BMW.

De grief van [appellant 3] dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op de BMW-merken en -modellen baat haar in reconventie wel. De reconventionele vorderingen van BMW jegens [appellant 3] worden afgewezen, gelet op het oordeel in het Bodemvonnis, en het Kortgedingvonnis wordt in zoverre vernietigd.

In incidenteel appel klaagt BMW dat de voorzieningenrechter de proceskosten ten onrechte heeft begroot op basis van het Indicatietarief in IE-zaken voor een normaal kort geding. BMW heeft opgegeven dat haar volledige advocaatkosten in eerste aanleg in conventie en reconventie € 78.272,- bedragen. In het Kortgedingvonnis is bepaald dat 95% daarvan betrekking heeft op het IE-deel, wat neerkomt op € 74.358,40. Het hof ziet in deze zaak geen aanleiding om [appellant ] c.s. te veroordelen in deze volledige proceskosten. Er is ook geen grond voor toewijzing van het subsidiaire verzoek om de proceskosten te bepalen op het bedrag aan proceskosten dat [appellant ] c.s. zelf vordert. De kosten van [appellant ] c.s. vormen geen zelfstandige basis voor de begroting van de kosten die BMW heeft gemaakt. De meer subsidiaire klacht van BMW over het toegepaste indicatietarief slaagt wel. Gelet op het aantal grondslagen van de vorderingen over en weer, de juridisch complexiteit van het geschil, de omvang van de processtukken in eerste aanleg, het daaraan ten grondslag liggende feitencomplex en het daarbij behorende feitenonderzoek, is het tarief voor een complex kort geding, € 25.000, in dit geval redelijk en evenredig in de zin van artikel 1019h Rv voor het deel van de procedure in conventie en reconventie dat betrekking heeft op handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Het verzoek van [appellant ] c.s. om een billijkheidscorrectie toe te passen wordt niet gehonoreerd. Anders dan [appellant ] c.s. bepleit, kan niet gezegd worden dat zij de Voertuigen kocht in het gerechtvaardigde vertrouwen dat BMW zich niet zou verzetten tegen de verdere verhandeling daarvan. In de koopovereenkomst (zie 3.9) is juist bepaald dat Womy ermee bekend is dat BMW heeft verklaard dat de Voertuigen niet geschikt zijn voor gebruik en dat BMW er alles aan doet om het op de markt brengen van de Voertuigen te voorkomen. Voor matiging van de proceskosten op billijkheidsgronden is dan ook geen grond.

Het hof zal de proceskostenveroordeling in het Kortgedingvonnis vernietigen en vaststellen op € 25.000, te vermeerderen met € 61,40 voor het deel van de procedure dat geen betrekking heeft op de handhaving van IE-rechten, € 688 griffierecht, € 3.466,- kosten voor tolken en € 531,68 nakosten (€ 278 + € 92 verhoging ten gevolge van de betekening + € 161,68 deurwaarderskosten), derhalve in totaal € 29.747,08.

[appellant ] c.s. wordt in dit hoger beroep overwegend in het ongelijk gesteld in het principaal en het incidenteel appel. Zij wordt daarom veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep. Dit geldt ook in de zaak tussen [appellant 3] en BMW, omdat de grieven van [appellant 3] niet leiden tot een ander oordeel in de procedure in conventie. Voor zover [appellant ] c.s. heeft bepleit dat BMW toch in de proceskosten dient te worden veroordeeld als het principaal hoger beroep niet slaagt, omdat BMW in strijd met artikel 21 Rv heeft gehandeld, wordt dat betoog van de hand gewezen. Het hof beschouwt het achterwege laten van informatie over de correctie van facturen niet van dien aard, dat dit een schending van artikel 21 Rv oplevert. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat de gevolgen die [appellant ] c.s. toedicht aan deze feiten (eigendomsovergang na de brand) geen aanleiding vormen voor een andere beslissing, zodat van het bewust verdoezelen van relevante feiten geen sprake is. Dat geldt ook voor de informatie over de Alpina voertuigen. Voor zover BMW die informatie al had, heeft die informatie niet tot een ander oordeel geleid dan in het Kortgedingvonnis en/of het Bodemvonnis gegeven, zodat niet gezegd kan worden dat BMW informatie heeft verzwegen die essentieel was voor de beoordeling. Feitelijke stellingen van BMW die door [appellant ] c.s. zijn weersproken, zoals de temperatuur op de onderste dekken tijdens de brand en de exacte kennis van BMW over de verkoop door Dolphin namens Pan German, vormen evenmin een grond om te oordelen dat sprake is van een schending van artikel 21 Rv die dient te leiden tot een proceskostenveroordeling van BMW.

Op de in r.o. 7.25 overwogen gronden, wordt de gevraagde billijkheidscorrectie in hoger beroep ook van de hand gewezen.

[appellant ] c.s. wordt ook veroordeeld in de proceskosten in de door haar opgeworpen incidenten ex artikel 22 Rv. Het betreft een incident ex artikel 22 Rv om de naam van een medewerker van een BMW-dealer te openbaren die blijkens een productie had verklaard dat de Voertuigen te koop werden aangeboden. Nadat BMW de naam van die medewerker in haar incidentele antwoordconclusie had genoemd en een verklaring van hem had overgelegd, heeft [appellant ] c.s. het incidentele verzoek gewijzigd in de zin dat de naam van de persoon waarnaar werd verwezen in de verklaring van deze medewerker, werd verzocht. Het hof beschouwt dit gewijzigde verzoek als een nieuw incident. [appellant ] c.s. stelt dat de twee incidenten nodig waren om de namen te verkrijgen van deze twee mensen, die zij als getuige in een (voorlopig) getuigenverhoor wilde horen. Nadat BMW de naam van de medewerker van de BMW-dealer had genoemd, heeft [appellant ] c.s. echter geen (voorlopig) getuigenverhoor van deze persoon verzocht. Het is dan ook onduidelijk wat het belang van [appellant ] c.s. was bij het opwerpen van dit incident. Het tweede incident, om de naam van de andere anonieme getuige te verkrijgen, heeft [appellant ] c.s. ingetrokken. Naar eigen zeggen omdat BMW een mondelinge behandeling in het incident wenste en [appellant ] c.s. de daarmee gepaard gaande vertraging onwenselijk vond. Bij deze stand van zaken is een veroordeling van [appellant ] c.s. in de proceskosten van beide incidenten op zijn plaats.

Het hof past de indicatietarieven die de rechtbanken hanteren voor incidenten overeenkomstig toe en begroot de kosten op € 2.500,- per incident, derhalve in totaal € 5.000,- als redelijke en evenredige kosten.